一、案情简介
当事人某进出口有限公司委托某报关代理有限公司于2022年10月17日向海关申报出口计算器等货物到加纳，2022年10月24日，经实货查验，发现实际货物中有标有“PNRPN”商标的计算器3600个，价值人民币36000元。经联系，权利人某电子有限公司认为上述货物侵犯了其在海关总署备案的“PORPO”商标权，并在规定时间内向海关提交了知识产权保护申请和担保。
海关经调查，认为当事人出口的计算器上使用的“PNRPN”商标，超出了其注册的41319197号商标核定使用范围，与商标权人注册的“PORPO”商标近似，且事先未经商标权人许可。根据《中华人民共和国商标法》第五十六条、第五十七条第（二）项的规定，该货物属于侵犯他人商标专用权的货物。当事人出口上述货物的行为已构成出口侵犯他人商标权货物的行为，违反了《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第三条的规定。
以上事实，有《中华人民共和国海关出口报关单》、《中华人民共和国海关货物查验记录单》、代理报关委托书、权利人的知识产权海关保护申请书、企业资质证明（营业执照复印件）、授权委托书、查问笔录、涉案货物图片、商业发票及随附交易资料；当事人某进出口有限公司陈述申辩材料；权利人某电子有限公司提供的说明材料等证据为证。
根据《中华人民共和国海关法》第九十一条和《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第二十七条第一款、《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第二十五条第一款的规定，海关决定没收上述侵权货物，并对当事人处以罚款人民币伍仟肆佰元整。
二、案情分析
本案是一个近似商标侵权，手段比较隐蔽，如不认真仔细甄别很难发现！案涉两个商标都是合法注册的商标，而且都在知识产权海关保护备案子系统中申请了海关知识产权保护。当事人某进出口公司出口计算器上的“PNRPN”商标，是其在国家知识产权局商标局的申请/注册号：41319197，国际分类为9类，商品/服务：计算机（0901）; 复印机（照相、静电、热）（0903）; 衡器（0904）; 信号灯（0906）; 电话机（0907）; 光学器械和仪器（0911）; 电源材料（电线、电缆）（0912）; 插头联接器（0913）; 眼镜（0921）; 电池 （0922）。“PNRPN”商标在海关总署备案号：T2022-140817，核定使用商品范围同国家知识产权局商标局核准注册范围，备案有效期为：2022-11-28至2030-06-20。权利人某电子有限公司注册的“PORPO”商标在国家知识产权局商标局的申请/注册号：13523269，国际分类为9类，商品/服务：计算器（0901）; 计算器袋(套)（0901）; 计算机（0901）; 计步器（0902）; 考勤机（0903）; 自动计量器（0904）; 电话机（0907）; 家用遥控器（0913）; 电池充电器（0922）; 电池（0922）。“PORPO”商标在海关总署备案号：T2015-41443，核定使用商品范围同国家知识产权局商标局核准注册范围，备案有效期为：2015-10-12至2025-02-27。
通过上述两个商标在国家知识产权局商标局和海关总署知识产权海关保护备案子系统的注册备案情况可知，两个商标国际分类都是9类，核定商品使用范围类似群都是0901。案涉两个商标核定使用的商品分别包括：计算机；计算器、计算器袋(套)、计算机。虽只有一字之差，但两者属于不同商品，案涉出口商品为计算器，该商品并不在当事人某进出口有限公司注册备案的“PNRPN”商标所保护的商品范围之内，而“PORPO”商标所保护的商品范围包括计算器和计算机。因此，当事人某进出口有限公司出口计算器上使用“PNRPN”商标，显然是超出了其注册商标核定的商品使用范围。
根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第（二）项的规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；”以及2021年1月1日施行的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(2020修正)》第九条第二款：“商标法第五十七条第（二）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。”该司法解释第十条：“人民法院依据商标法第五十七条第（一）（二）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。”综上所述，与两个商标进行比对后不难发现，其明显属于司法解释规定的近似商标的判定标准，属于在同种商品上使用近似商标的侵权行为。
三、相关法律法规及司法解释
《中华人民共和国海关法》第四十四条：“海关依照法律、行政法规的规定，对与进出境货物有关的知识产权实施保护。需要向海关申报知识产权状况的，进出口货物收发货人及其代理人应当按照国家规定向海关如实申报有关知识产权状况，并提交合法使用有关知识产权的证明文件。”第九十一条：“违反本法规定进出口侵犯中华人民共和国法律、行政法规保护的知识产权的货物的，由海关依法没收侵权货物，并处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”
《中华人民共和国商标法》第十三条：“为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”第十四条：“驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。在商标注册审查、工商行政管理部门查处商标违法案件过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，商标局根据审查、处理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。在商标争议处理过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，商标评审委员会根据处理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。在商标民事、行政案件审理过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，最高人民法院指定的人民法院根据审理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”第五十七条：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；（四）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；（五）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；（六）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。”
《中华人民共和国刑法(2020修正)》第二百一十三条：“【假冒注册商标罪】未经注册商标所有人许可，在同一种商品、服务上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”第二百二十条：“【单位犯侵犯知识产权罪的处罚规定】单位犯本节第二百一十三条至第二百一十九条之一规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。”
《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第二条：“本条例所称知识产权海关保护，是指海关对与进出口货物有关并受中华人民共和国法律、行政法规保护的商标专用权、著作权和与著作权有关的权利、专利权（以下统称知识产权）实施的保护。”第三条：“国家禁止侵犯知识产权的货物进出口。海关依照有关法律和本条例的规定实施知识产权保护，行使《中华人民共和国海关法》规定的有关权力。”第二十七条：“被扣留的侵权嫌疑货物，经海关调查后认定侵犯知识产权的，由海关予以没收。海关没收侵犯知识产权货物后，应当将侵犯知识产权货物的有关情况书面通知知识产权权利人。被没收的侵犯知识产权货物可以用于社会公益事业的，海关应当转交给有关公益机构用于社会公益事业；知识产权权利人有收购意愿的，海关可以有偿转让给知识产权权利人。被没收的侵犯知识产权货物无法用于社会公益事业且知识产权权利人无收购意愿的，海关可以在消除侵权特征后依法拍卖，但对进口假冒商标货物，除特殊情况外，不能仅清除货物上的商标标识即允许其进入商业渠道；侵权特征无法消除的，海关应当予以销毁。”
《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第二十五条：“进出口侵犯中华人民共和国法律、行政法规保护的知识产权的货物的，没收侵权货物，并处货物价值30%以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。需要向海关申报知识产权状况，进出口货物收发货人及其代理人未按照规定向海关如实申报有关知识产权状况，或者未提交合法使用有关知识产权的证明文件的，可以处5万元以下罚款。”
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(2020修正)》第九条、第十条，以及第二十二条“人民法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。认定驰名商标，应当依照商标法第十四条的规定进行。当事人对曾经被行政主管机关或者人民法院认定的驰名商标请求保护的，对方当事人对涉及的商标驰名不持异议，人民法院不再审查。提出异议的，人民法院依照商标法第十四条的规定审查。”
最高人民法院于2023年1月18日，发布的《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的解释（征求意见稿）》第一条 ：“未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百一十三条规定的“情节严重”：（一）违法所得数额在三万元以上或者非法经营数额在五万元以上的；（二）假冒两种以上注册商标，违法所得数额在二万元以上或者非法经营数额在三万元以上的；（三）二年内因实施刑法第二百一十三条至第二百一十五条规定的行为受过行政处罚，违法所得数额在二万元以上或者非法经营数额在三万元以上的；（四）其他情节严重的情形。违法所得数额、非法经营数额达到本条前三款规定标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百一十三条规定的“情节特别严重”。”第二条 ：“具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百一十三条规定的“同一种商品、服务”：（一）行为人实际生产销售的商品名称、实际提供的服务名称与他人注册商标核定使用的商品、服务名称相同的；（二）二者商品名称不同但在功能、用途、主要原料、生产部门、消费对象、销售渠道等方面相同且相关公众一般认为是同种商品的；（三）二者服务名称不同但在服务的目的、内容、方式、提供者、对象、场所等方面相同且相关公众一般认为是同种服务的。”第三条：“与被假冒的注册商标完全相同，或者与被假冒的注册商标基本无差别、足以对公众产生误导的商标，应当认定为刑法第二百一十三条规定的“与其注册商标相同的商标”。具有下列情形之一的，应当认定为与被假冒的注册商标基本无差别、足以对公众产生误导的商标：（一）改变注册商标的字体、字母大小写或者文字横竖排列，与注册商标之间基本无差别的；（二）改变注册商标的文字、字母、数字等之间的间距，与注册商标之间基本无差别的；（三）改变注册商标颜色，不影响体现注册商标显著特征的；（四）在注册商标上仅增加商品通用名称、型号等缺乏显著特征要素，不影响体现注册商标显著特征的；（五）与立体注册商标的三维标志及平面要素基本无差别的；（六）其他与注册商标基本无差别、足以对公众产生误导的商标。”
知识产权海关保护涉及的法律、法规以及相关司法解释多而繁杂，而且还在不断的修改和完善。因篇幅所限本文仅简述部分涉及商标专用权保护的相关法律、法规及司法解释，有关著作权、专利权保护的相关法律、法规及司法解释不在此详述。
四、风险防控
依据相关公开报道，海关总署近期对外公布的2022年全国海关保护知识产权执法情况，全国海关共采取知识产权保护措施6.46万次，实际扣留进出口侵权嫌疑货物6.09万批、7793.85万件，其中查获侵犯商标权货物数量仍居首位。海关查扣侵权货物的知识产权类型包括商标权、专利权、著作权、奥林匹克标志专有权等。从海关总署通报的数据看，侵权查发主要集中在东部沿海地区，深圳、宁波、杭州、上海等8个海关查扣侵权货物量居全国前十。从侵权货物类别看，以箱包衣物、电子电器、文具办公、儿童玩具、烟草制品等为主。海关坚持运用大数据分析等技术手段，加强对进出口领域侵权态势的分析和研究，充分发挥风险管理作用，针对货运、邮递、快件、跨境电商等不同渠道特点，结合口岸特征、商品结构、货源地等要素，对重点国家地区、高风险航线实施重点监控查验，强化对涉及公众健康安全的“入口”“贴身”产品的监管，有效打击了进出口侵权违法行为。
特别是驰名商标其蕴含的品牌价值巨大，正是因为商标的品牌价值带来了丰厚的利润，总有一些不法人员通过铤而走险，想尽各种办法来仿冒侵权。在出口渠道，虽然海关通过专项行动、技术手段以及完善法律法规制度来加强海关知识产权保护，但各种侵权行为却屡禁不止！
为帮助广大进出口企业提高知识产权海关保护风险意识，建议从以下几个方面来防控知识产权海关保护风险。（一）加强对指定贴牌商品外贸合同的审核工作，防控因后续合同履行过程中无法取得指定品牌权利人的授权，导致进出口环节被海关判定为侵权。对外方提供的品牌权利人的授权文件的真实性、合法性、关联性进行审核，并保留相关往来邮件，一旦发生疑似侵权行为，能够取得相关证据，证明没有主观故意，而且尽到了合理审查义务。（二）对市场采购商品，出口商务必查询相关商品的品牌在知识产权海关保护备案子系统是否有备案，如果有备案务必通知供应商协调权利人对出口商在知识产权海关保护备案子系统中做好品牌授权备案工作，如无法取得品牌授权备案，应当考虑供应商替代方案。否则，一旦在出口环节被海关布控查验，现场查验关员，因查验条件所限只能通过查询知识产权海关保护备案子系统授权备案情况，进行初步甄别是否侵权，如系统查询不到授权情况，将会暂不放行货物，流转至海关法制部门联系权利人进行进一步核实是否侵权。即使最终流程走下来判定不存在侵权行为，但货物暂不放行期间产生的集装箱滞期费、堆存费、仓储费等相关费用将由出口商来承担，同时也影响了货物的交期。（三）重点关注近似商标侵权问题，这类侵权比较隐蔽如不加仔细甄别难以发现，对近似商标侵权的判定要严格依照有关法律、法规及司法解释的规定进行判断，切勿先入为主主观判断。（四）对驰名商标的保护是知识产权海关保护工作的重点，尤其要引起足够的重视，驰名商标的保护范围较大，如不加重视可能会因一时疏忽而导致侵权行为的发生。因此，加强对驰名商标认定和保护相关法律、法规及司法解释的学习显得非常重要。（五）对进口商品知识产权海关保护也要予以关注，绝大部分侵权行为集中在出口领域，但进口领域的侵权行为已有相关行政处罚的案例。在签订进口外贸合同时务必与供应商确定进口商品的知识产权状况，以及是否得到权利人的授权允许销售到中国市场，因知识产权保护有地域限制。
上述几点风险防控建议，尤其是近似商标和驰名商标在实务中是个难点，争议较大，需要严格依照相关法律、法规及司法解释的规定进行专业判断。在实务中我们经常会碰到，有些出口商嫌知识产权海关保护备案子系统商标授权备案手续比较繁琐，反正其产品是正规渠道取得并不侵权，索性就没有做好品牌授权备案而向海关申报无品牌，最终被海关布控查验，不仅影响了客户的交期还产生了许多额外的费用，投机取巧，得不偿失！无牌申报，特别是电子电器类、纺织服装类、化妆品类、汽配类等产品将被海关视为高风险，进行布控查验。
有些驰名商标所有权人，不仅将企业名称申请了商标专用权保护，而且还申请了众多的其他商标专用权保护。例如：任天堂株式会社（Nintendo Co Ltd），其不仅申请了“Nintendo及图形”、“任天堂”，还申请了“SUPER MARIO ”、“KIRBY”、“POKEMON”、“MARIO KART”等商标专用权保护。在实务工作中就曾碰到出口玩具被海关布控查验，出口商品上有“SUPER MARIO”、“Nintendo”两个标识，现场查验关员在知识产权海关保护备案子系统中仅查询到“Nintendo”品牌的授权，没“SUPER MARIO”品牌授权，只能暂不放行该批货物。虽最终核实下来并未侵权，但因出口商品的品牌授权不够完善产生了交期损失和额外费用。
专业的事情，需要依靠专业的人员来协助。如未做好事先风险防控，可能会产生的风险，不仅是被行政处罚，后续还会卷入权利人长期的司法诉讼中，被判承担民事赔偿责任，严重的直接负责的主管人员和其他直接责任人员甚至将会承担相应的刑事责任。
作者简介
朱亮星律师曾从事关务与外贸服务工作近15年，一直致力于为众多外贸企业提供更加专业、高效、便捷、规范的通关工作而努力。
2007年10月参加上海关区举办的“南湖杯”报关员商品归类业务技能比武，荣获材料类第三名；
2007年12月参加首届全国进出口商品预归类培训，取得进出口商品预归类资质；
2008年9月参加海关管理干部学院组织的归类技能中级培训班，取得结业证书；
2009年11月参加“迎世博、促发展”上海报关行业报关服务技能大赛，荣获个人第六名；
2009年12月获评“全国优秀报关员”。上海某职业技术学院进出口商品归类、国际商法、海商法、外贸单证等课程客座讲师。
2018年取得执业律师资格后，凭借丰富的海关进出口商品知识与归类经验，为广大进出口企业提供专业的进出口商品归类咨询服务，设计最优的关务解决方案，协助企业做好进出口业务中的法律风险防控工作。为江浙沪近十余家外贸企业、货代公司、报关公司长期提供相关专业的法律咨询服务。
